亡 羊 补 牢 ---外观设计专利权失效后的诉讼策略

关键词：作品、权利重叠、失效

前情提示：

某快速消费品厂商A，因工作失误未及时缴纳年费且已过恢复期，导致包装袋产品外观设计失效，原区域代理商B发现后，立刻申请相同外观设计，并大肆在快速消费品厂商A的经销区域进行销售生产相同的外观设计产品，并在消费品包装袋上标注专利号，导致快速消费品厂商A在原经销区域销量一泻千里。后期快速消费品厂商A发现问题的重要性，期望通过积极维权，但相应的外观设计已经失效，基本上以质量为由提起行政处理，无法从根本上解决市场仿冒问题。

案情介绍：

（一）整体分析，步步为营

笔者通过专利部同事获知快速消费品厂商A遇到上述如此棘手问题，基本上可以说快速消费品厂商A面对自己的外观设计专利权失效情形，照此形势发展下去，只能采取守势，有力打不出，眼睁睁看原代理商B对其经营市场步步吞噬。上述情况，可以大致判定快速消费品厂商A当时申请外观设计，并未慎重选择合适的知识产权进行申请，定是受到某些所谓代理公司的影响，对带有包装的图案毫不犹豫的申请外观设计。专利申请授权后，快速消费品厂商A还没有重视这份减值却也贵重的“资产”，直到失去才知珍惜。

恰恰相反，之前笔者代理国内一家知名的玩具动漫公司，发现其申请相关知识产权种类，相当慎重，一般不轻易对市场前景广阔的美术作品进行外观设计的申请。，对于玩具动漫公司的申请策略，笔者深受启发，也给本案的解决提供了不少的启示。之后笔者和专利部同时立即将我们的建议提供给快速消费品厂商A的负责人。

（1）立即建立防御性知识产权申请的布局，作好防御准备，对包装袋作品进行著作权登记。

接到客户反映后，我们即刻要求客户对包装袋上的相关美术作品进行了著作权的登记，同时对美术作品的相关设计要素进行分割，进行商标申请；并对快速消费品厂商A相应的知识产权进行梳理，以尽可能的确保知识产权的重建，为后续进攻作好准备。

（2）通过行政确权手段对原代理商B的外观设计进行无效，以解除后患。快速消费品厂商A立刻通过第三人向国家知识产权局专利复审委提出无效请求，所依据的证据正是之前因未及时缴费而导致失效的外观设计（证据的寻找非常的准确到位）。无效过程比较顺利，快速消费品厂商A基本上兵不血刃的让原代理商B的外观设计缴械投降。

（3）待相关专利被无效，快速消费品厂商A的知识产权重建后，笔者认为开始清理市场的时机已经基本成熟。而此时快速消费品厂商A面临三个季度在原有市场，经过侵权产品的冲击，惨淡经营，早已迫不及待的渴望对市场进行清理。但笔者建议此时还需步步为营，不可全盘大举进攻。考虑到之前失效的外观设计对我们的其他相关知识产权行使是否构成的障碍。当时浙江省高院对于失效知识产权是否继续能够受到著作权保护，持否定的态度。这也导致此问题一时间议论纷纷。此后一直存在两方的观点：在美术作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和著作权，当外观设计专利权终止后，权利人其享有的著作权依然存在，应受到著作权法的保护；另一观点认为，在权利重叠的情况下，一旦权利人选择了专利法保护，即意味着其承诺在专利权终止后，不再行使排他的垄断性权利，该外观设计即进入公有领域，任何人可以自由利用。

（二）明修栈道暗度陈仓

于是我们果断决定：从第三方销售平台寻找相关的销售厂家，某宝平台销售厂家C很快从淘宝上找到，果不其然在其店铺上招摇过市。于是我们费了一些周折，在确认店家的真实信息后，我们做了相关的侵权事实的公证，并向当地的某中级人民法院提出侵害著作权的诉讼。在提起侵权诉讼后，我们神奇的发现，店铺的商家联系上了原代理商B，原代理商B委托律师参与本案。

和我们预想的一样，对方针对网络侵权果断提出管辖权的异议，网络侵权管辖尽管在《民事诉讼法》，或最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第二十四条规定，但各法院对此侵权结果发生地、侵权行为实施地都有这不同的理解，而我们选择某中院提起诉讼，也是考虑当地省高院对管辖地的观点。结果一审、二审对管辖地的态度很明确，某中院具有管辖权。

庭审阶段，对方按照相关的外观设计已失效，美术作品的创作完成时间是外观设计申请之先的抗辩思路。针对这些问题是我们之前预见到的。笔者从快速消费品厂商A拥有合法有效的涉案作品的著作权出发，进行阐述：快速消费品厂商A在形式上拥有大米包装袋作品登记证书，事实上制版公司的证明材料、以及被告所提供的无效决定书中的证据一、和金城米业公司与制版公司的邮件等证据足以证明原告依法享有涉案作品著作权的事实。从而无论从形式上还是从事实上形成了完整的证据链条，足以支持原告拥有合法有效的涉案作品的著作权，创作完成时间较早的事实，厂商A是合法的著作权人。

自然，某宝平台销售厂家C在网上将厂商A享有的著作权的美术作品放置与其经营的淘宝网页上，进行商业使用，侵犯了厂商A的信息网络传播权以及署名权。

同时在庭审中，笔者一直强调：本案是著作权的纠纷与专利权并没有关联性，本案涉及信息网络传播权，以及署名权纠纷，并不受专利法影响，而且信息网络传播权和署名权，并没有合法来源抗辩一说。

一审裁判支持了厂商A的诉讼请求，判决某宝平台销售厂家C停止上述侵权行为，并赔偿相关的损失。

于是，某宝平台销售厂家C背后的原代理商B，对上述判决提出上诉，这也是我们早就预料到的，其理由也是一审中的一致。最终结果某宝平台销售厂家C与快速消费品厂商A达成赔偿和解，某宝平台销售厂家C撤回上诉，一审判决自然生效。

快速消费品厂商A的目的在于获得重要的生效判决，而关键的一审判决，在一定程度上形成了既定判决，有利于对后续的市场清理，大大的打击了原代理商B气焰，本案过后，原代理商B停止了相同包装袋的生产，淘宝厂家也被清理干净，而有效的维护了厂商A的利益。

本案值得关注的是，外观设计专利具有排他垄断权，部分观点认为，如果一种外观设计专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止，该外观设计就进入了公有领域，任何人都可以自由利用。但是，在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。就获得外观设计专利权的商品外观而言，外观设计专利权终止之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。（白雪文具案），但本案使用该外观设计的商品尚未达到反不正当竞争法保护的门槛时，权利人请求以著作权保护，是否得到支持。笔者近日刚获得江苏省高院关于“常州淘米装饰材料有限公司与北京特普丽装饰装帧材料有限公司侵害著作权纠纷案”，明确支持对于外观设计专利权失效后，可以通过著作权的保护。

针对上述前后不一致观点，笔者从著作权和专利权本质上提出如下论述，期望能解决上述的矛盾焦点。

就著作权而言，我国《著作权法》规定只要是独创的作品，不论其是否与已发表的作品相同或相似，均可获得独立的著作权。相比之下专利权，如果发明人就一项工业设计获得外观设计专利，其他人未经他的许可，不能随便在生产、经营该产品的外观设计。

第一、法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权利。本案中美术作品创作完成后，就自动享有著作权。美术作品在快消行业被大量使用到工商业领域，如产品的外观设计等。因此美术作品在受到著作权法保护的同时，由于同时也获得了产品的外观设计，能够得到专利法的保护。

第二、一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。只要是独创的作品，不论其是否与已发表的作品相同或相似，均可获得独立的著作权。实践中很多情形有相同或相似的著作权存在，如果就相同美术作品的工业设计所获得外观设计专利在权利失效后，就认定相同或相似的著作权成为社会财富，定然违背了《著作权法》的初衷，也是矛盾的。因此一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力，两者之间没有必然的联系。

第三、在其两种权利可共存基础上，以及两者没有必然联系的条件下，当外观设计失效后，并不导致该美术作品进入公有领域。因著作权的排他性相对于专利权影响更小，并不影响相同或相似美术作品的存在。不会对社会的发展产生任何阻碍，反而切实的符合著作权中鼓励创作和作品的传播、促进精神文明和物质文明的发展的根本宗旨，符合社会公众的根本利益。

结语

本案从开始到结束仅涉及一件微小的侵害著作权的诉讼，但从案前的知识产权申请的布局、后期取证、庭审的准备，以及面临如何突破法院不同的观点，提出了很多的思考和启发。尤其本案知识产权案件涉及到著作权和专利权的问题，只有深刻了解著作权和专利权的本质，才能获得理论上的有力支持。

思考问题：

（1）本案的背景在于因工作失误未及时缴纳年费且错过了恢复期导致外观设计失效，如果未及时缴纳专利年费且在恢复期内，发生他人生产、销售行为，是否侵犯了权利人的专利权？

（2）针对在电商平台进行购买，并由本地公证处公证，如何理解知识产权案件管辖中侵权结果发生地、侵权行为实施地概念的理解？

（3）带有图案的外观设计专利权失效后，是否可以通过著作权的保护？